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美国PTAB新指引落地!既往裁决效力再升级,企业应对策略划重点

时间:2025-11-18 10:36来源:长春市市场监督管理局
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  美国专利商标局(USPTO)发布重磅备忘录,针对专利审判与上诉委员会(PTAB) 审理专利权利要求时的“既往裁决适用规则”给出新指引。这一调整直接改变PTAB与联邦法院、ITC等机构的裁决衔接逻辑,对企业专利有效性辩护、侵权诉讼策略影响深远。

  一、先搞懂:PTAB是谁?——USPTO旗下“专利裁判核心”

  作为USPTO下属的专业法庭,PTAB是美国专利争议的“关键裁判者”,核心职能源于《美国发明法案》(AIA),主要处理四类案件:

  • 单方复审:审查专利申请被驳回后的上诉;

  • 双方复审(IPR):第三方挑战已授权专利的可专利性;

  • 授权后复审(PGR):专利授权后1年内的有效性争议;

  • 衍生程序:解决专利权属纠纷。

  其裁决由行政专利法官(需具备法律+技术双重背景)作出,直接影响专利是否受保护、企业侵权诉讼胜负。

  二、新指引核心:给PTAB加“约束”,既往裁决不是“废纸”

  本次指引的核心是“强化既往裁决的效力”——PTAB再不能无视其他机构的在先结论,必须给出“差异说理”,具体规则分四大点:

  1. 硬要求:裁决相悖?必须“书面说清楚”

  若PTAB对相同/相似专利权利要求的事实认定或法律结论,与联邦地区法院、ITC或USPTO的先前裁决不一致,必须在程序启动决定或最终书面裁决中,提交详细说明解释差异原因,无说明则裁决无效。

  2. 更高标准:证据论点相同?需“更细致的论证”

  若当事人提交的证据、论点与先前程序完全一致,PTAB即便要得出不同结论,需提供“超出常规的详细说明”,不能简单以“自由裁量”为由回避。

  3. 程序联动:必须“参考既往材料”,允许补充陈述

  PTAB审理时需主动调取其他程序的相关材料(如判决书、庭审证词),且可允许当事人提交补充陈述,进一步论证既往裁决的关联性。

  4. 适用范围:覆盖“全流程决定”

  无论是初步的立案认定,还是最终的裁决结果,只要涉及事实或法律结论,均需遵守上述规则

  三、企业应对指南:专利权人要“借力”,请愿方需“破局”

  新指引下,专利权人与挑战专利的“请愿方”(如被控侵权企业)的策略需针对性调整:

  ▶ 专利权人:抓牢“有利既往裁决”,变被动为主动

  1. 主动提交“弹药”:梳理联邦法院、ITC等机构中对自己有利的既往裁决,在PTAB程序中主动提交,要求PTAB尊重在先结论;

  2. 紧盯“差异点”:若PTAB试图忽视有利裁决,立即要求其出具详细说明,通过“程序异议”拖延或修正不利倾向。

  ▶ 请愿方:想推翻既往有效结论?必须“找新突破口”

  新指引给请愿方增设了“障碍”,单纯重复先前论点已行不通,需做到两点:

  3. 引入“新东西”:挖掘新证据(如未公开的现有技术)、提出新的法律论据(如对专利权利要求的新解释);

  4. 说清“合理性”:用充分证据论证“为何PTAB应得出与先前不同的结论”,比如指出既往裁决的事实漏洞或法律适用错误。

  四、合规提醒:案件进展5个工作日内必须“报”

  除核心规则外,PTAB同步要求:当事人需在其他司法/行政程序(如法院诉讼)涉及“专利有效性进展”后的5个工作日内,通过邮件(Trials@uspto.gov)向PTAB通报,未及时通报可能导致程序败诉。

  五、对中国企业的启示:别再“忽视PTAB”,早布局早受益

  目前使用PTAB程序的中国企业较少,但在中美专利纠纷频发的背景下,新指引提供了“以裁决对抗裁决”的机会:

  • 出口企业:可提前检索目标专利的既往裁决,若有“无效先例”,可在PTAB发起挑战,规避侵权风险;

  • 被诉侵权企业:若已有法院认定专利无效的既往裁决,可提交给PTAB,降低败诉概率。

  结语

  PTAB新指引本质是“让专利裁决更稳定、更可预测”。对企业而言,核心是“重视既往裁决的价值”——无论是主动利用还是针对性破局,提前建立“专利裁决数据库”、跟踪PTAB规则变化,才能在中美专利博弈中占据主动。